Сергеев А.П. Патентное право

Подождите немного. Документ загружается.

Патентное право -

А.П. Сергеев

раскрытия информации о сущности изобретения (путем публикации,

устного сообщения, открытого показа и т.п.); в-третьих, в случае

раскрытия информации, относящейся к изобретению, как самим

заявителем, так и любым другим лицом, получившим от него или от

автора прямо или косвенно эту информацию, В случае, когда

информация об изобретении раскрыта не самим заявителем, а третьим

лицом, заявитель должен доказать, что либо он сам разрешил

обнародовать эту информацию, либо опубликование произошло без

его ведома, но информация получена от него либо от автора

изобретения.

Подобное изменение правил о льготном периоде представляется

весьма своевременным и оправданным. Переход к патентной форме

охраны изобретений требует предоставления изобретателям реальной

возможности проверки таких качеств изобретения, как его

конкурентоспособность, возможность быстрого промышленного

освоения, стоимость его внедрения, способность к коммерческой

реализации и т. д. Чтобы сделать это в спокойной обстановке и без

опасений утратить патентоспособность, заявителю должен быть

предоставлен достаточный срок, в течение которого он мог бы

проверить наличие у изобретения подобных качеств. Следует

отметить, что закрепленные Патентным законом РФ правила о

льготном сроке полностью согласуются с предложениями о

гармонизации правил о новизне, содержащимися в проекте Договора

о гармонизации патентных законов.

д. Изобретательский уровень

Вторым критерием патентоспобности изобретения является

изобретательский уровень. Он заменил собой признак «существенные

отличия», которым оперировало ранее действовавшее в СССР

законодательство. Как представляется, указанные понятия, в

сущности, выражают, хотя и в разных формах, одно и то же

требование к изобретению, а именно служат показателем его

качественного уровня, сложности решаемой им задачи. Не случайно

именно по признаку наличия или отсутствия существенных отличий в

техническом решении многие годы в советском праве проводилось

основное разграничение между изобретениями и

Патентное право -

А.П. Сергеев

рационализаторскими предложениями. Заметим попутно, что эту роль

при разграничении изобретений и полезных моделей выполняет ныне

признак «изобретательский уровень».

Необходимость особого критерия, позволяющего признавать

патентоспособными изобретениями лишь такие разработки, которые

вносят вклад в научный и технический прогресс, почти никем из

специалистов не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту

функцию может выполнять признак новизны, который обычно

выражает творческое начали. Однако совершенно очевидно, что

далеко не всякое решение, которое с полным основанием должно

быть признано новым, может считаться и вносящим вклад в уровень

техники. Например, обладая некими доступными знаниями в той или

иной области техники, любой средний специалист легко может

составить большое количество комбинаций известных средств,

каждая из которых будет новой, но едва ли в большинстве случаев это

будет означать выход за уже известное науке и технике. Поэтому в

патентных законах подавляющего большинства стран присутствует,

хотя и под разными названиями (изобретательский уровень,

неочевидность, изобретательская деятельность, изобретательский

шаг, существенные отличия), критерий, с помощью которого

охраноспособное изобретение отграничивается от обычных

инженерных разработок или объектов, к которым не предъявляются

подобные требования.

Изменение названия данного признака в российском патентном

праве обусловлено стремлением сблизить его с аналогичными

критериями патентоспособности в патентных законах других

европейских стран. Предложения такого рода давно высказывались

специалистами1. Этому отчасти способствовало и крайне неудачное

раскрытие признака «существенные отличия» в Положении об

открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.

Впрочем, содержащийся в литературе анализ данного признака2

избавляет от необходимости еще раз рассматривать его достоинства и

недостатки. Подчеркнем лишь, что он никогда не был, да и не мог

быть тем-объективным критерием, с помощью которого изобретения

безошибочно отграничивались от простых инженерных разработок и

результатов обычного проектирования. Данный признак в каждом

Патентное право -

А.П. Сергеев

случае выяснялся особо, исходя из конкретных обстоятельств дела, и

во многом зависел от таких субъективных обстоятельств, как объект,

техническая и

1 См., напр.: Бернсон А.С. Проблема новизны в изобретательском праве: Автореф.

дисс. канд. юрид. наук. Л.,1967; ЗенкинН.М. Изобретения °на применение» в

изобретательском праве: Автореф- дисс. канд. юрид. наук. М.,1973; Мозолин

В.П- Об объектах правового регулирования в области научно-технического и

художественно-технического творчества в СССР // ВИ. 1980. № 8; и др.

2 См., напр.: Дементьев В.Н., Сабода Л.В. Существенное отличие как критерий

изобретения//ВИ. 1979. № 2- С. 43—48; Дементьев В.Н. О критерии

изобретения «существенное отличие»// ВИ. 1987. № 1. С. 13—17;

ОстратЯ.Г. О творческом уровне изобретения//ВИ. 1987.№ 1.С. 17—20;

Самохвалов Г.В. От существенной новизны — к изобретательскому уровню//ви.

1990. № 9. С. 11—14; и др.

правовая эрудиция лиц, проводящих экспертизу, и иных

факторов. В этом смысле введенный в Закон критерий

изобретательского уровня не страдает ни большей

неопределенностью, ни большей субъективностью, как это

утверждается некоторыми авторами. Суть не в названии признака,

выражающего качественный уровень изобретения, а в том

конкретном содержании, которое в него будет вкладываться

инструкциями и методическими документами по проведению

экспертизы, а также ее практикой.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение

имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным

образом не следует из уровня техники. Как видим, уровень техники

служит исходной базой для определения не только новизны

разработки, но и ее изобретательского уровня. Безусловно, это

свидетельствует о близости этих критериев, однако отнюдь не

означает их совпадения. Определение новизны изобретения

производится путем сравнения совокупности его существенных

признаков с признаками, известными из уровня техники объектов

того же назначения. Иными словами, при анализе уровня техники во

время проверки новизны заявленного изобретения выявляются

аналоги изобретения.

Сравнение производится с каждым из аналогов в отдельности.

При определении новизны изобретения не допускается приведение

Патентное право -

А.П. Сергеев

нескольких источников информации для доказательства известности

совокупности признаков изобретения. Напротив, базой сравнения при

определении изобретательского уровня служит не один конкретный

аналог, а некий комплексный показатель в виде объема знаний,

накопленных в той или иной области техники. При этом во внимание

принимаются только общедоступные сведения. Поданные

неотозванные заявки на изобретения и полезные модели, а также

запатентованные в России изобретения и полезные модели, если

сведения о них не опубликованы, в уровень техники при

исследовании изобретательского уровня не включаются.

Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на

дату приоритета. Сведения, которые стали общедоступными после

даты подачи заявки, в расчет не принимаются, хотя бы с их

появлением предложенное решение задачи и стало очевидным.

Предоставляемая заявителю шестимесячная льгота по новизне в

равной мере применяется и при определении изобретательского

уровня.

При анализе существа критерия «изобретательский уровень»

первостепенное значение имеет трактовка понятий «специалист» и

«очевидность», через которые он определяется. Определения понятия

«специалист» ни Патентный закон, ни дополняющие его подзаконные

акты не дают. Опираясь на опыт тех стран, в патентных законах

которых используется эта условная фигура, можно сделать вывод, что

под таким специалистом подразумевается лицо, обладающее

доступными средними знаниями в той области, в которой он работает

и к которой относится заявленное изобретение. Очевидно, что в

современных условиях нельзя быть специалистом во всех областях

знания, «специалистом вообще». Поэтому при проведении

экспертизы изобретательский уровень должен проверяться по всем

общедоступным источникам информации, однако в пределах той

области знаний, к которой относится заявленное изобретение. Иное

решение вопроса всякий раз ставило бы экспертизу перед трудно

разрешимой задачей и значительно сократило бы число охраняемых

изобретений. Именно к такому подходу в толковании понятия

«специалист» склоняется большинство российских ученых и

патентоведов-практиков1.

Патентное право -

А.П. Сергеев

Чтобы быть патентоспособным, изобретение не должно явным

для специалиста образом следовать из уровня техники, то есть быть

для специалиста очевидным. Попытка раскрыть понятие очевидности

была предпринята в п. 19.8.5 Правил составления, подачи и

рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, принятых

Госпатентом СССР 2 июля 1991г.2: «изобретение не следует явным

для специалиста образом из известного уровня техники, если из

последнего не выявляется влияние предписываемых этим

изобретением преобразований, характеризуемых отличными от

прототипа сущностными признаками, на достижение практического

результата». Эта весьма тяжеловесная формулировка, однако, мало

что практически дает, да к тому же лишь запутывает вопрос, так как

вводит достаточно неопределенное понятие «выявленное влияние».

Куда более понятной и простой представляется раскрытие понятия

очевидности в Директиве по проведению экспертизы в Европейском

патентном ведомстве. Очевидное — это значит не выходящее за

пределы нормального прогресса в технологии, а само собой

разумеющееся или же логически вытекающее из уровня техники, а

также не предполагающее использование изобретательского таланта,

который выходил бы за пределы предполагаемого уровня

специалиста в

1 См., напр.: Дементьев В.Н. Требования к изобретению//Вопросы

изобретательства. 1990. № 8. С. 18—19; Самохвалов Г.В. От существенной

новизны — к изобретательскому уровню//ВИ. 1990. № 9. С. 14; и др.

2 ВИ. 1991, № 7, С. 14—36.

определенной области техники. Следовательно все, что прямо и

логически вытекает из уровня техники, считается очевидным. Кроме

того, очевидным является то, что не требует проявлений знаний и

умения, превышающих способности в определенной области1. Таким

же образом может трактоваться понятие очевидности в российском

патентном праве.

Завершая рассмотрение критерия «изобретательский уровень»,

следует отметить, что в российском законодательстве, как и в

законодательстве ряда других стран, использующих аналогичный

критерий патентоспособности, целесообразно закрепить примерный

перечень (свод) негативных и позитивных правил определения

Патентное право -

А.П. Сергеев

очевидности. Попытка такого рода была предпринята в союзных

Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу

патента на изобретение от 2 июля 1991г. Так, изобретательскому

уровню согласно п. 19.8.5 Правил не соответствуют предложения,

предписывающие следующие преобразования:

— дополнение известного средства какой-либо известной

частью (частями), присоединяемой к нему по известным правилам,

для достижения технического результата, в отношении которого

установлено влияние именно таких дополнений;

— исключение какой-либо части средства (элемента, действия) с

одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и

достижением при этом обычного для такого исключения результата

(упрощение, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости и т.п.);

— увеличение количества однотипных элементов, действий для

усиления технического результата, обусловленного наличием в

средстве именно таких элементов, действий и т.д.

Напротив, требованию изобретательского уровня

соответствуют, в частности:

— способ получения нового индивидуального соединения с

установленной структурой, основанный на новой для данного класса

или группы соединений реакции;

— композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных

ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, и т.д.

Изобретение не рассматривается как не соответствующее

изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и

раскрытия в материалах заявки механизма достижения творческого

результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня

техники, а только из материалов заявки.

1 См.: Еременко В.И. Критерии патентоспособности по европейскому

патентному праву // ВИ. 1989. № 12. С. 13—14.

Патентное право -

А.П. Сергеев

е. Промышленная применимость

Третьим критерием патентоспособности изобретения является

промышленная применимость.

Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение является

промышленно применимым, если оно может быть использовано в

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других

отраслях деятельности. В ранее действовавшем законодательстве

признак под таким названием отсутствовал, однако подобное

требование к изобретениям выводилось из понятия «техническое

решение задачи». Основная роль требования промышленной

применимости заключается в проверке возможности реализации

заявленного решения в виде конкретного материального средства, а

также в выяснении того, действительно ли с помощью данного

изобретения достигается декларированный заявителем результат. При

этом следует подчеркнуть, что в понятие промышленной

применимости не включается требование положительного эффекта в

том его смысле, какой в него вкладывался прежним советским

изобретательским правом. Промышленная применимость означает

лишь принципиальную возможность использования изобретения в

одной из отраслей деятельности, однако отнюдь не свидетельствует о

преимуществах и достоинствах заявляемого изобретения перед

известными решениями. С позиции современного российского

патентного законодательства полезность и нужность изобретения

должны оцениваться не на стадии проведения экспертизы, а в

практической деятельности и в условиях рыночной конъюнктуры. Не

входит в понятие «промышленная применимость» и требование

технической прогрессивности заявленного решения, которое

российским законодательством к изобретениям не предъявляется.

Сам термин «промышленная применимость», как неоднократно

указывалось специалистами, не вполне адекватно отражает

вкладываемое в него содержание. В России, как и везде, ему дается

самое широкое толкование, означающее, по сути дела, возможность

практического использования изобретения в любой сфере

человеческой деятельности. Следует особо подчеркнуть, что в

соответствии с российским законодательством промышленно

применимыми считаются методы профилактики, диагностики и

Патентное право -

А.П. Сергеев

лечения заболеваний людей и животных, которые по

законодательству многих стран признаются непатентоспособными.

В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня

критерий промышленной применимости прямо не связывается

Законом с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая

связь безусловно имеется, хотя подход к использованию известных

сведений, охватываемых понятием «уровень техники», является

иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня

заявленное изобретение не должно повторять того, что содержится в

уровне техники или следовать из него, то есть обязательно должен

иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке

промышленной применимости для оценки достаточности имеющихся

в заявке сведений может быть привлечено только то, что уже вошло в

уровень техники. Если оказывается, что имеющихся в заявке

сведений с учетом известных знаний недостаточно и осуществление

разработки становится возможным лишь при помощи сведений, не

содержащихся в уровне техники и впервые представленных лишь в

дополнительных материалах, то такие материалы подтверждают

несоответствие изобретения в том виде, как оно было заявлено и

описано, требованию промышленной применимости1.

В Законе не указано, на какой момент должна оцениваться

промышленная применимость заявленного изобретения. Это

представляется не упущением законодателя, а его сознательной

позицией. В отличие от признаков новизны и изобретательского

уровня, которые могут быть утрачены изобретением, признак

«промышленная применимость», напротив, может у изобретения в

данный момент отсутствовать, а впоследствии появиться. В этих

условиях, несомненно, целесообразно четкое определение даты, на

которую устанавливаются новизна и изобретательский уровень

изобретения, и нецелесообразна жесткая регламентация момента

определения промышленной применимости. В самом деле, если

таким моментом признавать дату приоритета, то есть дату подачи

заявки, отказное решение экспертизы выглядело бы нелепо, если бы

на момент ее проведения заявленное предложение стало

промышленно применимым. Если же за точку отсчета заранее

принять момент проведения экспертизы, что может показаться

Патентное право -

А.П. Сергеев

логичным, то, во-первых, это было бы достаточно неопределенным

решением и, во-вторых, в некоторой степени ориентировало бы

изобретателей на такие разработки, которые на момент их создания и

оформления заявки не способны к практическому осуществлению.

Этим, на наш взгляд, и объясняется отсутствие в Законе и

подзаконных актах указаний относительно момента определения

промышленной применимости. Данный вопрос должен решаться,

безусловно, не ранее чем во время проведения экспертизы, хотя в

самом Законе указание на это могло бы выглядеть не вполне

корректным.

' См.: Полищук Е.П., Сабода Л.В. Оценка соответствия заявленного изобретения

критериям патентоспособности «промышленная примени' мость» и

«изобретательский уровень» // ВИ. 1991. № 11—12. С- 31.

С моментом определения промышленной применимости прямо

связан вопрос о патентоспособности так называемых перспективных

изобретений, то есть изобретений, которые не могут быть

использованы в настоящее время, но целесообразность и возможность

их использования в будущем не вызывают сомнений. Напомним, что

прежнее советское законодательство допускало признание подобных

предложений изобретениями и выдачу на них охранных документов.

Например, летательные аппараты с реактивным двигателем были

зарегистрированы в СССР как охраноспособные изобретения в 20—

30-х годах, а нашли практическое применение лишь с 1947 года; в 30-

х годах, задолго до начала практических полетов в космос, был

признан изобретением особый тип шлюзовых камер космического

аппарата; способ электроискровой обработки металлов получил

практическое применение более чем через 20 лет после его создания и

т.д.

Патентный закон РФ ничего не говорит о возможности охраны

подобных изобретений. По мнению ряда специалистов, их охрана не

нужна, так как, во-первых, не представляется практически

необходимой и, во-вторых, сводит на нет критерий промышленной

применимости1. Представляется, что полностью исключать

возможность охраны так называемых перспективных изобретений

было бы неверно. Если заявителем доказана принципиальная

возможность решения задачи и раскрыты конкретные средства ее

Патентное право -

А.П. Сергеев

решения, то созданная разработка может быть признана

охраноспособным изобретением, хотя бы в настоящее время

отсутствовали материальные предпосылки для его реализации на

практике. Например, сейчас некоторые зарубежные изобретения,

патентуемые в России, в силу технической и технологической

отсталости нашей страны не могут быть реализованы промышленным

способом, однако это вряд ли может служить поводом к отказу в их

патентовании.

Оценка соответствия заявленного изобретения требованию

промышленной применимости включает проверку выполнения

следующей совокупности условий:

— средство, воплощающее заявленное изобретение при его

осуществлении, предназначено для использования в

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других

отраслях Деятельности;

— для заявленного изобретения в том виде, как оно

охарактеризовано в независимом пункте принятой к рассмотрению

фор-

См., напр.: Дементьев В.Н. Требования к осуществлению изобретения// ВИ. 1985.

№ 8. С. 32; Полищук Е.П. Методические подходы к 1'Рактовке критериев

охраноспособности // ВИ. 1989. № 11. С. 30; и др.

мулы изобретения, подтверждена возможность его

осуществления с помощью описанных в заявке или известных до

даты приоритета средств и методов;

— средство, воплощающее заявленное изобретение при его

осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемого

заявителем технического результата.

Не является основанием для вывода о несоответствии

заявленного изобретения требованию промышленной применимости

несоблюдение какого-либо из этих условий для частных форм

выполнения изобретения, охарактеризованных в зависимых пунктах

формулы изобретения.